контактный телефон:

+375 29 646-07-70

Как не потерять права на товарный знак?

После получения долгожданного свидетельства о регистрации товарного знака, может сложиться впечатление, что регистрация является абсолютной и бессрочной защитой прав на товарный знак. Однако это не совсем так: регистрация подтверждает исключительные права, но сама по себе не гарантирует абсолютной защиты.
Если вы зарегистрировали товарный знак, но не применяете его должным образом, то это может привести к утере права на товарный знак. Давайте разберемся почему.

права на товарный знак

   

Законодательство предоставляет право любым лицам в судебном порядке добиться прекращения правовой охраны товарного знака, что будет означать прекращение исключительных прав на него, а значит, возможность последующей регистрации прав на этот знак другим лицом.

Так, в соответствии с положениями ст. 20 Закона Республики Беларусь от 05.02.1993 № 2181-XII «О товарных знаках и знаках обслуживания» (далее – Закон о товарных знаках) правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно, в отношении всех или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, на основании решения Верховного Суда Республики Беларусь, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака без уважительных причин непрерывно в течение любых трех лет после его регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, и, следовательно, о досрочном прекращении исключительного права на товарный знак, будет удовлетворено Верховным судом при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался правообладателем или другим лицом по лицензии правообладателя.

  

Следует отметить, что в Законе «О товарных знаках» в его первой редакции 1993 года было прописано право на обращение с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны лишь «заинтересованным юридическим лицом или гражданином».

   

В нынешней редакции Закона и в постановлении Пленума Верховного Суда № 9 от 28 сентября 2005 года «О некоторых вопросах применения законодательства при рассмотрении гражданских дел, связанных с защитой прав на товарный знак и знак обслуживания» определено право «любого» лица обратиться в суд с требованием о досрочном полном либо частичном прекращении правовой охраны товарного знака, однако существует необходимость (в силу ст.6 Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь) доказать суду наличие заинтересованности в удовлетворении иска. Перечень таких доказательств в подтверждение заинтересованности в постановлении Пленума Верховного Суда является открытым, и дублирует частично пп.1.1.п.1. ст. 20 Закона о товарных знаках.

В случае если истцом не будет доказано наличие заинтересованности в разрешении спора в его пользу, даже при установлении факта неиспользования знака без уважительных причин непрерывно в течение трех лет, правовая охрана знака досрочно судом не может быть прекращена. Таким образом, отсутствие подтверждения заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа истцу в иске.

Если вы оказались в такой ситуации и рискуете потерять свой товарный знак, вам необходимо будет доказывать, что на самом деле вы его использовали.

Основными доказательствами использования товарного знака являются применение его:

  • на товарах, на этикетках/упаковках таких товаров;

Например, довольно часто можно встретить на этикетке или упаковке предупредительную маркировку в виде ®, которая проставляется рядом с товарным знаком, или слова «товарный знак» либо «зарегистрированный товарный знак». Такая маркировка указывает на то, что данное обозначение является товарным знаком, зарегистрированным в Республике Беларусь.

Из документов вам может пригодиться договор с полиграфическим предприятием, который подтвердит, в какой именно временной период изготавливались этикетки и упаковки с нанесенным товарным знаком.

  • на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

Включите изображение товарного знака в печать вашей организации, что позволит спустя даже несколько лет найти ТТН, договора и другую документацию, подтверждающую использование товарного знака к тем товарам и услугам, в отношении которых оформлялись эти документы, а для сопроводительной документации используйте фирменные бланки с изображение вашего товарного знака.
В предмете договора не упускайте возможность указать не просто товары, которые вы продаете, или услуги, которые оказываете, а с вашим товарным знаком,
например, «Поставщик обязуется изготовить и поставить мягкие игрушки «Бегемотик».
Поскольку безликий термин «мягкие игрушки» не подтвердит то, что по этому договору продавался товар, промаркированный зарегистрированным товарным знаком.

  • при выполнении работ и (или) оказании услуг;

Используйте товарный знак на униформе персонала, который доставляет товары или оказывает услуги.

  • в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Республике Беларусь;

Если эта реклама в журналах, газетах и других периодических изданиях - сохраните один номер этого издания, если наружная реклама – у вас будет договор на размещение рекламы с макетом, из которого будет видно, что рекламное изображение включает товарный знак. Аналогичные документы потребуются при доказывании использования товарного знака в теле- или радиорекламе.

  • в глобальной компьютерной сети Интернет (в том числе в доменном имени, при иных способах адресации);

Совет: юридически защитить свои интересы в отношении доменного имени можно путем регистрации доменного имени в качестве товарного знака.

Увеличьте шансы на свою защиту – заключите лицензионный договор.

Так ст. 23 Закона о товарных знаках говорит, о том, что право на использование товарного знака может быть предоставлено владельцем товарного знака (лицензиаром) другому лицу (лицензиату) по лицензионному договору в отношении всех или части товаров, работ и (или) услуг, для которых зарегистрирован товарный знак.

Лицензионный договор в обязательном порядке должен:

  1. Быть зарегистрирован в Национальном центре интеллектуальной собственности.
  2. Содержать срок действия (не может превышать срок действия регистрации товарного знака).
  3. Содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара, и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.
  4. Содержать объем передаваемых прав (указание на вид лицензии - неисключительная или исключительная лицензия).

Таким образом, расширить границы использования товарного знака, а соответственно и увеличить шансы на его защиту, можно заключив лицензионный договор. И об этом нужно позаботиться заблаговременно, чтобы трехлетний срок неиспользования не застал вас врасплох.

   

Передача права на использование товарного знака может осуществляться также по договору комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга).

   
проверка регистрации товарного знака

   

Использованием товарного знака может признаваться его использование с незначительными изменениями отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность (п.2. ст. 20 Закона о товарных знаках).

Это означает, что:

  • при использовании товарного знака его владелец может вносить определенные изменения в применяемый товарный знак, как правило, улучшающие его восприятие в качестве средства индивидуализации товаров (работ, услуг);
  • такие изменения, осуществляются без внесения изменений в регистрацию товарного знака (можно и узаконить видоизмененный товарный знак);
  • такие изменения не являются основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Чего ожидать, если товарный знак зарегистрирован в отношении многих классов МКТУ (Международная классификация товаров и услуг), но фактически используется в меньшем объеме?

Проверка использования товарного знака будет производиться по каждому из классов, в отношении которого он зарегистрирован. Если товарный знак зарегистрирован для множества товаров (услуг), но используется только для части из них, суд не признает автоматически факта использования в отношении всех зарегистрированных классов. Скорее всего, суд признает, что товарный знак используется частично и аннулирует его регистрацию в отношении соответствующих классов МКТУ. Т.е. правообладатель может лишиться части своих прав.

В соответствии с п. 3 ст. 20 Закона о товарных знаках «При решении вопроса о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием должны быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказательства того, что товарный знак не использовался по не зависящим от него обстоятельствам».

Из содержания этого пункта можно сделать следующие выводы:

  1. При наличии определенных доказательств можно подтвердить причины неприменения товарного знака, и, следовательно, сохранить его правовую охрану.
  2. Это будет являться основанием для отказа истцу в иске о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.
  3. Бремя доказывания лежит на правообладателе.
  4. К таким уважительным причинам неиспользования товарного знака мы бы отнесли: например, невозможность нанесения его на упаковку/этикетку из-за специфики товара или невозможность получения сертификата на товар в связи с изменениями законодательства. А вот финансовые трудности, использование товарного знака только за пределами территории Республики Беларусь или на товарах для которых он не зарегистрирован, вероятно, не будет учитываться судом как исполнение обязанности по применению знака.

Мы постарались отразить все основные нюансы, чтобы помочь вам не потерять права на товарный знак. Однако характер использования товарного знака во многом обусловлен видом товара или услуги. Не допускайте, чтобы ваш товарный знак «простаивал», заботьтесь о нем, используйте его, храните документы, подтверждающие факт его применения, и тогда вы обязательно сохраните право на товарный знак, если даже кто-то и попытается его отнять.

Есть вопросы? Задайте их нам по телефону +375 29 646-07-70 или напишите на info@a2um.by

Изображения: pixabay.com

16-08-2017

Читайте также: 

Ответственность руководителя

Как проверить контрагента?

Локальные нормативные акты

← Назад

banner 2